Lekce 3 | autor: Karel Čada

Transfer technologií a licence

Za technologický transfer můžeme považovat přenos poznatků či výsledků výzkumu mezi jednotlivými subjekty. Jedná se o souhrn procesů, opatření a právních jednání, které směřují k vyváženému naplnění očekávání obou stran, tedy poskytovatele předmětných poznatků na straně jedné a nabyvatele na straně druhé

Forem technologického transferu je celá řada. Můžeme je také podle nejrůznějších hledisek dělit. Na prvním místě je dělení přenosu poznatků podle úplatnosti tohoto procesu na komerční a nekomerční transfer.

Je zřejmé, že nejčastěji dochází k nekomerčnímu sdílení poznatků. Dochází k němu v rámci běžné výuky, prostřednictvím výstav, konferencí, odborných stáží, prostřednictvím odborných publikací, burz nápadů a celé řady dalších forem

Naopak komerční transfer poznatků je založen na sdílení významných skutečností a poznatků zpravidla mezi dvěma subjekty za úplatu nebo jinou výhodu. Typickými formami tohoto transferu technologií jsou licence, převody práv k patentům či jiným průmyslovým právům, zakázkový výzkum či společný výzkum, ale také zakládání nových inovačních subjektů, například typu spin off nebo join venture.

1.1 Obecný význam transferu technologií

Řada vládních dokumentů a doporučení nejrůznějších orgánů a organizací zdůrazňuje význam výzkumu a využívání nových poznatků pro podporu konkurenceschopnosti a celkového společenského pokroku. Odpovědné orgány se zamýšlejí nad tím, jak zlepšit skutečné výsledky výzkumu a vývoje, který je financován z veřejných zdrojů, a jejich praktické využívání. Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR[1] navazuje na Zelenou knihu, která analyzuje národní inovační systém ČR a formuluje návrhy opatření, která by měla vést k jeho zlepšení a ve svém důsledku k naplnění vize formulované v Zelené knize, podle níž by se Česká republika měla začlenit mezi státy s ekonomikou založenou na intenzivním využívání pokročilých znalostí a poznatků vytvořených výzkumem a vývojem.

Současný výzkum a vývoj je stále více součástí mezinárodní spolupráce. Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, jsou k dispozici nástroje pro širokou ochranu výsledků tvůrčí činnosti. Úspěšně těžit ze systému ochrany duševního vlastnictví, který je k dispozici, vyžaduje jeho dokonalé poznání a schopnost strategického řízení souvisejících procesů. To není pro jednotlivce, kteří jsou schopni výzkumu a vývoje na nejlepší světové úrovni, ve většině případů snadné. Včasné odhalení významu výsledků vědy a výzkumu, koordinace mezi publikačními aktivitami vědecké obce a ochranou průmyslového vlastnictví, včetně právních a ekonomických otázek souvisejících s případnou komercializací těchto výsledků, je vysoce odbornou činností vyžadující samostatné vzdělání a především zkušenosti v této oblasti.

V případě úspěchu přichází v úvahu publikace výsledků a jejich praktické využití. S tím souvisejí otázky autorskoprávní, ale i průmyslověprávní ochrany. Ani problematika vztahů majetkové povahy k nehmotným výsledkům tvůrčí činnosti a práva k jejich využití není vždy snadná a jednoduchá.

Není snadné sladit obecné přístupy k výzkumu akademických pracovníků a průmyslu. Akademická obec je nadána akademickou svobodou, v jejímž rámci má každý pracovník do jisté míry volnost ve svých úvahách, pokud jde o zaměření jeho úsilí na řešení vědeckých a technických problémů. Kromě toho je hlavním záměrem vědecké sféry publikovat výsledky své práce pro dosažení obecného společenského progresu a podpory prestiže konkrétního vědeckého pracoviště. Zpravidla se již nezaměřuje na proces reálného využití vědeckých poznatků do průmyslové praxe. Zájmy průmyslu jsou v těchto otázkách poněkud odlišné. Směřují k plánování a optimalizaci celého procesu nalézání nových poznatků. Průmysl má zájem na nezveřejnění svých výzkumných záměrů a na utajování podstaty zejména nadějných výsledků výzkumu a to jak před veřejností, tak zejména před konkurencí.

To znamená, že úspěšný transfer technologií logicky naráží ne celou řadu obtíží. Nejde jen o omezené finanční zdroje. Často se vyskytuje nedůvěra pracovníků nabyvatele nových poznatků k řešením, která pocházejí z jiného prostředí. Nabízené poznatky často nejsou připraveny k praktickému využití. Není k dispozici potřebná dokumentace, ověření prototypů, není zajištěná certifikace. V případě mezinárodních vztahů přistupují další obtíže. Rozdílné právní prostředí, jazyková bariera a vzájemná nedůvěra. Určité potíže vznikají i z nesprávně nastavených informačních strategií, které nutné musí předcházet úspěšnému transferu technologií. Pokud nabyvatele neví o tom, že potenciální poskytovatel je schopen a ochoten předat své poznatky třetím osobám, nemůže k optimálnímu transferu technologií docházet.

1.2 Právní nástroje transferu technologií

Transfer technologií již od základního výzkumu nebo výzkumu aplikovaného až po úspěšné zavedení takového výsledku do praxe prvního nebo i dalšího podniku, vyžaduje často odbornou právní podporu. Hned na počátku této činnosti se nejprve řeší otázky týkající se pouze záměrů, které směřují k jistým typům spolupráce, dále smluv o nehmotné dílo a smlouvy o společném výzkumu. Po ukončení výzkumné činnosti přicházejí v úvahu smlouvy, které se týkají transferu těchto výsledků do hospodářské praxe. Jedná se o opční smlouvy, licenční smlouvy a smlouvy o převodu průmyslověprávních předmětů nebo know-how.

1.2.1 Letter of intent

Tento typ dokumentu, který je často označován i jen zkratkou LOI, zpravidla směřuje k dohodě dvou nebo více stran o budoucí spolupráci, k rozdělení vzájemných úkolů, k upřesnění zásad utajování důvěrných informací a k řešení otázek ochrany duševního vlastnictví. Je vypracováván ještě před tím, než se uzavírá řádná dohoda. Používá se zejména v případech, kdy se směřuje k financování a plánování zásadních projektů.

Formálně se podobá písemným kontraktům, ale obvykle nezavazuje strany úplně. Často ale obsahuje i ustanovení, která mají zavazující povahu, jako jsou dohody o nezveřejňování informací, příslib k exkluzivnímu právu na vyjednávání a k vzájemným vztahům na základě jednání v dobré víře. Ustanovení tohoto charakteru mohou být někdy interpretována soudy jako opatření, která řádně zavazují strany, a to především v případech, když se formálně a věcně podobají formálním smlouvám.

1.2.2 Memorandum of understanding

Dokument tohoto typu, někdy ve zkratce označovaný jako MOU, se v porovnání s předchozím typem dokumentu více blíží formální smlouvě. Je označován řadou názvů, například i „memorandum of agreement“, a jeho podstatným znakem je podpis všech stran tohoto ujednání. Jedná se vlastně o smlouvu, která vyjadřuje sbližování názorů mezi stranami a naznačuje, že dosavadní spolupráce již dospěla do určitého stadia, které je třeba potvrdit s tím, že zde je vážný úmysl všech stran na daném důležitém projektu společně za jistých podmínek pokračovat v úsilí, které vede ke společnému cíli.

Používá se v případech, když strany ještě nedosáhly veškerých dohod o přímém právním vztahu, aby bylo možno uzavřít formální smlouvu o daném projektu, a nebo nejsou schopny právně vymahatelnou smlouvu vůbec uzavřít.

1.2.3 Smlouva o utajení

Bez předchozích typů dokumentů se v řadě praktických případů spolupráce, která se v určitém smyslu týká hodnotných nehmotných statků, zpravidla obejdeme. Určitý typ prohlášení nebo smlouvy o utajení jak stávajících poznatků partnerů, tak i výsledků případných společných budoucích aktivit je důležitým právním prostředkem pro jejich odpovídající zajištění. Může mít nejrůznější označení a obsah, nicméně důležité je, aby promyšlený dokument tohoto typu byl před důležitým jednáním uzavřen.

Tohoto účelu se zpravidla dosahuje dohodou o mlčenlivosti, která se někdy označuje jako NDA (non disclosure agreement) nebo dohodou o utajení, která se označuje jako CA (Confidentiality Agreement), jejichž podstata je stejná.

1.2.4 Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem

Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem má zajistit účastníkům právního vztahu bezproblémové a jasné vytvoření díla nehmotné povahy na základě vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. V současné době je právní úprava těchto smluv obsažena v ustanovení § 2631 až 2635 občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb.

Podle těchto ustanovení výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. V řadě případů může být důležité, aby bylo dohodnuto, zda-li vytvořené dílo může využívat k obchodním účelům i sám zhotovitel, neboť i využívání samotným zhotovitelem může být v rozporu se zájmy objednatele.[2]

Následující ustanovení § 2634 téhož zákona uvádí, že je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

1.2.5 Smlouva o společném výzkumu

Od společného výzkumu si každá ze stran může slibovat rozdílná očekávání. Nejčastěji jde o dodatečné příjmy, optimální nakládání s existujícími zdroji, zlepšení znalostí na základě sdílení poznatků, přístupů a informací a také uspíšení komercializace vyvinutých technologií. Pro úspěšné završení společné práce je důležitá propracovaná a promyšlená smlouva o společném postupu.

Uvedený typ smlouvy je namístě v případě, kdy ať již z jakéhokoli důvodu se více subjektů pustí do společné práce, jejímž výsledkem má být požadovaný nehmotný statek. V každém případě jde o významné rozhodnutí, které má za následek komplikované vztahy k předmětu, který v době uzavírání smlouvy neexistuje, ani není jisté, jestli se podaří alespoň částečného výsledku během projektu dosáhnout.

Nejedná se o smluvní typ, který by byl neznámý.[3] Nicméně smlouva o společném výzkumu není v našem právním řádu zvlášť upravena, a půjde tedy o smlouvu nepojmenovanou, kde je nutno veškeré vztahy pokud možno výslovně a jasně vzájemně upravit. O to je její stavba, struktura, obsah a rozsah náročnější.

1.2.6 Opční smlouva

U partnerů, kteří nemají dosud dostatečnou vzájemnou důvěru a kdy podstatnou částí případné připravované smlouvy jsou poznatky typu know-how, je důležité umožnit partnerům potenciální licenční smlouvy seznámit se s podstatou technického řešení a přitom snížit riziko, že předávané informace budou zneužity. Poskytovatel se v takových případech oprávněně obvykle zdráhá vyzradit podstatu nechráněného řešení a souvisejících znalostí a poznatků, neboť se obává, že po tomto kroku už nemusí dobře se do té doby vyvíjecí vztah vůbec pokračovat.

Podstata opční smlouvy spočívá v tom, že poskytovatel umožní přístup k jinak utajovaným znalostem budoucímu nabyvateli, který se zaváže, že tyto skutečnosti v případě neuzavření následné licenční smlouvy nebude využívat a utají je před třetími osobami. Na základě opční smlouvy získá časově omezené, ale úplatné předkupní právo. Poskytoval opce získá platbu za odložení realizace technického řešení a jeho časové znehodnocení. Poskytovateli umožňuje zajištění jeho poznatků před zneužitím a nabyvateli umožňuje nadstandardní seznámení se s podstatou technického řešení a tím i jeho zajištění před úplatným získáním nepotřebného nebo nekvalitního řešení.

Opční smlouva není v našem právním systému zvláště upravena, takže jde o inominátní, tedy nepojmenovanou smlouvu se zvláštní aplikací odkládací podmínky.

Je obvyklé, že tato smlouva obsahuje i zásady budoucí licenční nebo obdobné smlouvy, přičemž se zpravidla jedná o smlouvu úplatnou. Úhrada za opční smlouvu se ve většině případů nevrací. Porušení závazku z opční smlouvy lze zajistit smluvní pokutou. Pro případ uzavření následné licenční nebo obdobné smlouvy se obvykle platba za opci uvažuje alespoň z části k zápočtu do licenční odměny.

2. Licenční smlouva

Licenční smlouva je historicky ověřeným právním nástrojem pro rychlé, kvalifikované, spravedlivé a bezpečné užívání právně chráněných poznatků, které jsou transferovány od jejich vlastníků k uživatelům, kteří je mohou úspěšně uplatnit na trhu. Na rozdíl od převodu průmyslových práv, kdy dochází ke změně vlastníka předmětného práva, u licenční smlouvy jde o pouhé povolení k užívání, aniž by se vlastník práva měnil.

2.1 Druhy licenčních smluv

Pro obecnou orientaci v související problematice je třeba se stručně zabývat i dělením licenčních smluv. Z pohledu systematického dělení rozeznáváme licence smluvní, tedy dobrovolné, ke kterým dochází na základě dvoustranného ujednání poskytovatele a nabyvatele. Kromě toho existují i licence zákonné, které jsou uzavírány v obecném zájmu a neopírají se o smluvní ujednání. Oprávnění k určitému užití práv je dáno přímo právním předpisem. U těchto licencí rozlišujeme zákonné licence úplatné a neúplatné. Často se vyskytují v souvislosti s autorským právem.

Rovněž je třeba se zmínit o jisté zvláštnosti a to o nucené licenci. Jedná se o významný zásah do práv vlastníka patentu, a proto platí pro uvalení nucené licence řada omezujících pravidel. Tento institut vychází z Pařížské unijní úmluvy a to článku 5, oddílu A, odst. 4, kde se zejména uvádí, že o nucenou licenci nelze žádat z důvodů nepoužívání nebo nedostatečného používání před uplynutím lhůty 4 roků od podání žádosti o patent nebo třech roků od udělení patentu, přičemž se použije lhůta, která uplyne později.

Podrobně jsou podmínky udělení nucené licence upraveny v článcích 30 a 31 Smlouvy o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, kterou známe pod zkratkou TRIPS a byla publikována pod č. 191/1995 Sb.

Podle rozsahu poskytovaných práv dělíme licenční smlouvy na nevýhradní, kde vlastník práv poskytuje licencí právo na využití vlastního řešení nebo označení, přičemž poskytovateli licence zůstává i nadále právo poskytnout tuto licenci i dalším zájemcům na stejném území a současně je vlastník sám oprávněn k využívání předmětu licence. Výhradní licence jsou takové, kde nabyvatel je výhradně a jedině oprávněn využívat poskytované řešení na konkrétním území, takže zde nemůže tento předmět využívat ani sám vlastník předmětu licence, pokud ovšem není ve smlouvě ve vztahu k vlastníkovi předmětu licence sjednáno něco jiného.

V této souvislosti je třeba zmínit i pojem podlicence, kterou praxe často označuje jako sublicenci. Jedná se o zvláštní oprávnění nabyvatele licenční smlouvy, kterým poskytovatel smluvně umožňuje nabyvateli přenechat výkon práva i dalším osobám.

2.2 Důvody pro uzavírání licenčních smluv k technickým řešením

Je zřejmé, že pohledy poskytovatele a nabyvatele licence, pokud jde o důvody uzavření licenční smlouvy, se různí. Pro nabyvatele licence by měly být základními důvody pro uzavření licenční smlouvy urychlení vlastního výzkumu a vývoje a snížení rizika, že vlastní vývoj bude neúspěšný, bude dlouho trvat nebo vyžadovat nepřiměřených nákladů. Zvláště možnost uspíšení vstupu na trh před konkurencí je výraznou výhodou při nákupu licence k výrobě a obchodování s žádaným výrobkem, o jehož kvalitě a parametrech se lze v řadě případů ještě před uzavřením licenční smlouvy přesvědčit.

Nabyvatel může v případě získání licence využít i dobrou pověst poskytovatele licence pro zlepšení vlastního postavení na trhu a k reklamním účelům.

K poskytnutí licence jsou vedeny zejména konstrukční kanceláře, výzkumné instituce a univerzity, případně samostatně pracující vynálezci, kteří nedisponují výrobní základnou či nemají dostatek finančních prostředků, ale současně, ať již z jakýchkoliv důvodů, nejsou ochotni svá práva k nehmotnému majetku převést na třetí osobu.

K uzavření licenční smlouvy může dojít i v souvislosti se sporem o porušování práv. V tomto případě ale nabyvatel licence musí uvažovat s tím, že do smluvního vztahu vstupuje za mimořádně nevýhodných podmínek, což se zpravidla negativně projevuje nejen v odměně za licenci.

2.3 Vyjednávání o licenční smlouvě

První strategickou úvahou je rozhodnutí, zda-li je vůbec pro poskytovatele výhodné o licenční smlouvě jednat. Je zřejmé, že pro poskytovatele jsou přínosy ze skutečného přímého využítí chráněného řešení podstatně vyšší, než licenční odměny. Někteří vlastníci průmyslověprávně chráněných statků ale možnost skutečné realizace vlastních poznatků na trhu vůbec nemají. Jde zejména o samostatné vynálezce, projektové a konstrukční kanceláře a vědecká a univerzitní pracoviště.

Hned na počátku úvah je také třeba zvážit, zejména u licencí s mezinárodním prvkem, překážky, které mohou dobře zahájené jednání o licenční smlouvě zmařit. Jedná se o mezinárodní protekcionalismus, státní zásahy do licenčních obchodů, které sice v ČR v současné době neznáme a někdy i politické důvody, které mohou převážit nad ekonomickým zájmem.

Před zahájením jednání o licenci je nutné shromáždit co nejvíce klíčových poznatků, které mají vyjednávání o licenci usnadnit. Obecně jde o poznatky, informace a údaje, které se označují v rámci obchodních transakcí jako „řádná péče“. Důležitými okolnostmi jsou informace o potenciálním budoucím partnerovi licenčního vztahu. Jedná se o jeho celkovou finanční situaci, technickou a výrobní schopnost převzít a skutečně využít předmět licence a dále i o jeho makroekonomickou situaci, včetně například daňových podmínek a dovozních povolení. Další skupinu informací představují poznatky o předmětu licence, tedy zejména právní stav licencovaných předmětů, vlastnické vztahy k těmto předmětům, jejich stáří a existence či neexistence takových řešení, která by bylo možné označit za substituty. Významné okolnosti jsou z oblasti trhu, tedy stav konkurence v dané oblasti, možnosti uplatnění licencované výroby na jednotlivých trzích, jejich rozsah, cenové informace a preference zákazníků. Postupy směřující k získávání důležitých poznatků pro obchodní praxi jsou často formalizovány a označovány například jako „due diligence“ nebo „swot“ analýza, která umožňuje systematicky získávat silné a slabé stránky nebo hrozby a příležitosti určitého projektu, v daném případě licence.

První kroky, které musí být uskutečněny, směřují k přiměřené propagační činnosti poskytovatele. K tomu slouží běžný obchodní styk, výstavy, stáže, sympozia, odborné konference, časopisy ale i publikované patenty a vzory. Je obvyklé, že pro tyto účely jsou připraveny vhodné informační materiály v potřebných jazykových mutacích. Pokud se jedná o technická řešení, která jsou dobře patentově zajištěna, je možné hned po podání patentové přihlášky zahájit nabídkovou činnost a poskytovat informace na úrovni obsahu patentové přihlášky.

V případě, že se zájem o licenci jeví jako vážný, je přirozené, že případný budoucí nabyvatel se chce blíže seznámit s technickými podrobnostmi a především podstatou vlastního řešení. K této fázi jednání by mělo být přikročeno pouze v případě, že byla před tím uzavřena alespoň jednoduchá smlouva o utajení předávaných poznatků s tím, že pokud k uzavření licence nedojde nelze předávané poznatky ze strany zájemce o licenci ani využívat ani zveřejňovat či jinak šířit. Lepší zajištění zájmů obou partnerů nabízí dříve zmíněná opční smlouva.

Je obvyklé, že první návrh licenční smlouvy vypracovává a zasílá budoucímu nabyvateli poskytovatel, který nabízí vlastní práva k využívání za podmínek uvedených v licenční smlouvě. Nabyvatel se pochopitelně snaží podmínky smlouvy pro sebe zvýhodnit a předkládá poskytovateli licence protinávrhy těch smluvních ustanovení, která považuje za nevýhodná či nepřijatelná.

2.4 Licenční smlouva podle právních předpisů

V některých zemích, včetně České republiky, existuje určitá právní úprava licenční smlouvy k předmětům průmyslových práv. Tato ustanovení jsou do jisté míry doplněna i zvláštními zákony o jednotlivých předmětech průmyslových práv[4].

Většina těchto ustanovení je dispozitivní povahy, to znamená, že umožňují, aby se strany smlouvy v rámci licenční smlouvy od těchto ustanovení odchýlily a dohodly se o nich jinak.

Obecně tak bývá upravena otázka úplatnosti licenční smlouvy, předepsaná forma pro zajištění platnosti licence a povinnosti spojené s registrací licenčních smluv. Kromě toho bývají předmětem právní úpravy základní práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele licenční smlouvy.

Obvykle je poskytovatel licenční smlouvy zavázán předmětné právo udržovat v platnosti po dobu trvání smlouvy, a pokud z licenční smlouvy neplyne nic jiného, určuje právní předpis i typ licence co do její výlučnosti. Stanovena může být i povinnost poskytovatele licence předat nabyvateli bez zbytečného odkladu potřebné podklady a informace pro výkon práva podle smlouvy a pro nabyvatele licence je dále stanovena povinnost utajovat podklady a informace před třetími osobami s výjimkou těch, které se účastní na podnikání nabyvatele a které byly zavázány nabyvatelem mlčenlivostí.

Bývá zde upraven z části i režim po zániku smlouvy, kdy je nabyvatel povinen poskytovateli vrátit podklady získané v rámci této smlouvy a dále utajovat získané informace až do doby, kdy se stanou obecně známými. Jde sice zpravidla o správné zásady licenční politiky, ale na jejich základě je jen velmi obtížné sestavit řádnou licenční smlouvu, která vyžaduje výslovně upravit i řadu dalších vztahů.

2.5 Obsah licenční smlouvy.

2.5.1 Úvodní část a preambule licenční smlouvy

Úvodní část licenčních a jim podobných smluv zpravidla zahrnuje označení smluvních stran a tak zvanou preambuli. Smluvní strany musí být označeny podle údajů uvedených v obchodním rejstříku nebo obdobném úředním registru.

V úvodní části smlouvy je zpravidla uvedena i preambule, která vytváří určitý interpretační prostředek pro případy budoucích nejasností či dokonce sporů. Nelze vyloučit budoucí problémy, které výslovně smlouva neřeší, a nebo je řeší nedostatečně přesně či podrobně.

V preambuli licenční smlouvy se deklarují obecná základní východiska obou smluvních stran, která vedou k uzavření této smlouvy. Vysvětlují se zde stručně účel, obecné důvody a cíle, které mají být touto smlouvou dosaženy. Nabyvatel by měl v této souvislosti například prohlásit, že se podrobně seznámil s předmětem smlouvy a hlavními parametry dosahovanými s jejím využitím a má právě o takové řešení zájem. Poskytovatel uvádí, že je vlastníkem daného řešení, někdy i způsob jeho nabytí. Tím může být vlastní výzkum a vývoj nebo nákup od subjektu, který by však měl být nabyvateli znám již před uzavřením smlouvy.

Někdy je součástí této pasáže licenční smlouvy i výklad pojmů ve smlouvě používaných. Zvláštní důležitosti nabývá tento seznam v případě smluv s mezinárodním prvkem, kdy k nedorozuměním může docházet i z důvodů jazykových nejasností a nejednotnosti užívaných pojmů a technických, obchodních či právních termínů pro shodné skutečnosti

2.5.2 Předmět a druh licenční smlouvy

Předmět a druh licenční smlouvy musí být přesně a úplně vymezen co do poskytovaného rozsahu práv a věcného, teritoriálního, časového a osobnostního dosahu.

Naprosto zásadní otázkou je, jaký druh užívacího práva se nabyvateli poskytuje. Musí být určeno, zda jde o licenci výhradní nebo nevýhradní. Tato okolnost úzce souvisí s dalšími ustanoveními smlouvy, zejména s výší odměny za licenci.

Z hlediska poskytovatele licence je nepochybně výhodnější udělovat jen nevýhradní práva, což ponechává prostor pro vlastní neomezené užívání předmětu licence a pro prodej téže licence dalším zájemcům v budoucnu. Zájem nabyvatele je zpravidla opačný.

2.5.3 Věcné vymezení licence

Předmět smlouvy a jeho přesné vymezení je zásadní skutečností pro správně vypracovanou licenční smlouvu. U předmětů průmyslověprávně chráněných je hlavním údajem číslo dokumentu, pod kterým je daný předmět veden v rejstříku patentového nebo známkového úřadu.

V současné době je obvyklé, že součástí licence, která je poskytována k jednomu nebo několika patentům a případně i užitným vzorům se poskytuje i know-how, nejčastěji formou předání výkresové dokumentace, technologických předpisů, receptur a podobně. V těchto případech je třeba pamatovat na to, že v takovém případě jde o smlouvu smíšenou, která zahrnuje dva odlišné typy poznatků a práv a výslovně je třeba tuto skutečnost ve smlouvě uvést. Jednotlivá ustanovení smíšené smlouvy by měla být v těch otázkách, kde je to případné rozdělena na ta, která se týkají patentů a zvláště na ta, která se týkají průmyslověprávně nechráněných nehmotných statků.

Důležitou skutečností, zejména z pohledu nabyvatele je, aby bylo postaveno na jisto, že licenční smlouvou získává všechna potřebná práva pro naplnění hlavního účelu smlouvy. Jde o to, aby nabyvatel získal skutečně veškeré a úplné informace a poznatky, které jsou k naplnění hlavního účelu smlouvy nezbytné.

Do věcného vymezení licenční smlouvy lze zařadit i výslovnou dohodu o tom, zda udělená práva se vztahují nejen na výrobu, ale i na prodej výrobků, jejich distribuci či uvádění do oběhu, případně i jejich obchodní upotřebení či provozování u odběratelů a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

2.5.4 Teritoriální vymezení licence

Licenční smlouva musí jednoznačně vymezit poskytovaná oprávnění z pohledu teritoriálního. Zpravidla u vnitrostátních smluv se oprávnění k užívání předmětu licence uděluje pro celé území České republiky. I přesto je třeba tuto skutečnost výslovně ve smlouvě zakotvit, neboť se jedná o podstatnou náležitost licenční smlouvy.

2.5.6 Časové vymezení licence

Také časové vymezení licence je významnou skutečností, která musí být ve smlouvě výslovně uvedena. Zpravidla se jedná o kalendářní roky, ale není žádnou výjimkou, když se smlouva sjednává na určitý počet průběžných let. V takovém případě je velmi důležité jasně stanovit počátek platnosti smlouvy.

Stejně tak i přesný termín ukončení smluvního vztahu je zásadní skutečností. Někdy si nabyvatel vysvětluje ukončení smluvního vztahu tak, že jde o časový údaj, od kterého již nemusí platit žádné odměny a nic jiného se nemění. Tak tomu samozřejmě není a již při sestavování smlouvy je důležité věnovat okolnostem, za jakých bude smlouva ukončena, náležitou péči.

2.5.7 Osobní vymezení licence

Je důležité, aby strany licenční smlouvy byly určeny naprosto jasně a vyjádřeny ve znění, jak jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiném odpovídajícím registru.

Kromě toho je třeba uvažovat s tím, že dnešní hospodářský život s sebou nese relativně časté fúze a přeměny obchodních společností a je otázkou, jak má být s licenční smlouvou v takových případech naloženo. Výslovně by mělo být uvedeno, zda licenční smlouva bude pokračovat i po případných změnách na straně partnerů původní licenční smlouvy. S uvedenou problematikou do jisté míry souvisejí i otázky možnosti či nemožnosti postoupení licence, kdy nabyvatel převádí celé své právo nebo jeho část na jiného nabyvatele a své vlastní právo užívat nehmotný statek v daném rozsahu ztrácí. Tím dochází ke změně osoby nabyvatele.

2.5.8 Povinnosti účastníků licenční smlouvy

Tato část licenční smlouvy by měla upravit všechny povinnosti obou účastníků smlouvy do takové podrobnosti, kterou účastníci smlouvy považují za odpovídající pro naplnění jejího hlavního účelu. Zpravidla se do této části nezařazují ty povinnosti, které spíše z tradičních důvodů bývají soustředěny do jiných samostatných částí licenční smlouvy.

2.5.8.1 Povinnosti poskytovatele.

Dokumentace, podklady a zaučení

Povinností poskytovatele je předat nabyvateli vše, co oprávněně může požadovat pro naplnění účelu licenční smlouvy. Jedná se především o optimální proces zavádění předmětu licence do praxe a to z hlediska kvality výsledného produktu, včasného zavedení poskytované technologie a to vše při vynaložení přiměřených nákladů. Zpravidla jde se o předání podkladů, zejména výkresové a technologické dokumentace, vzorků a prototypů, které mohou být podporovány dalšími prostředky, podle jednotlivých oborů činnosti a konkrétních okolností případu. Často dochází i ke stážím či odbornému zaučení pracovníků nabyvatele licence ve výrobním závodě poskytovatele a k dohledu odborníků poskytovatele při přípravě výroby podle licenční smlouvy. Smlouva by měla jasně stanovit jaké podklady a dokumentace mají být předávány.

Obecné záruky

Důležitou součástí licenční smlouvy jsou ustanovení o zárukách. Dělí se někdy na záruky za události, k nimž dojde v době trvání smlouvy a za ručení v souvislosti s novými událostmi. Události, k nimž v době trvání licenční smlouvy dojde, a které zásadně nepříznivě ovlivní užívací právo nabyvatele licence, mají většinou za následek, že odměna za licenci buď odpadne, nebo je snížena.

Věcné vady lze obecně třídit podle druhu odpovědnosti, která vzniká uzavřením licenční smlouvy jako takové a plyne tudíž z povahy licenční smlouvy a dále na vady, které vznikají na základě závazků, které byly převzaty poskytovatelem na základě obsahu licenční smlouvy.

U licenčních smluv, které se týkají předmětů technické povahy, existuje odpovědnost poskytovatele za použitelnost předmětu licenční smlouvy pro účely, které jsou v licenční smlouvě uvedeny.

Poskytovatel ručí i za průmyslověprávní nezávadnost předmětu smlouvy. Úvodem takového ustanovení poskytovatel prohlašuje, že mu k datu podpisu smlouvy nejsou známa práva třetích osob, která by mohla být porušována využíváním předmětu smlouvy. Před převzetím takového závazku vůči tuzemskému a hlavně zahraničnímu partnerovi by si měl poskytovatel licence dát zpracovat vlastními nebo externími odborníky rešerši na průmyslověprávní nezávadnost v zemích, pro které se s budoucí licenční smlouvou uvažuje.

Vlastní užívání a zlepšení předmětu licence

V případě dohody o licenční smlouvě výhradního charakteru není v oblasti průmyslových práv zcela jednoznačné, zda-li vlastník poskytovaných práv může nadále obchodně či jinak využívat předmět licence. Proto by měla být tato skutečnost vyjádřena přesně, jasně a výslovně v licenční smlouvě.

Poskytovatel ani nabyvatel licence obecně žádné povinnosti zlepšovat předmět smlouvy nemá. Přesto často ke zlepšením a někdy i mimořádně významným dochází, a proto jsou související otázky často předmětem ujednání v licenční smlouvě. Může se jednat o technické a technologické či jiné změny, které zlepšují parametry konstrukce, výroby či provozu. Zpravidla si strany ujednávají, že se v případě zlepšení předmětu licence budou o této skutečnosti informovat.

2.5.8.2 Povinnosti nabyvatele

Utajení předmětu licence

K důležitým podmínkám licenční smlouvy patří povinnost obou stran, především nabyvatele licence, utajovat veškeré podklady, údaje a informace získané v rámci uzavřené smlouvy. Zdůraznit tyto otázky je třeba především ve vztahu ke smlouvám, jejichž jediným předmětem nebo podstatnou částí je know-how.

Nabyvatel licence má povinnost písemně zavázat k utajení nejen své zaměstnance, ale i subdodavatele a veškeré spolupracující subjekty, které mohou přijít při zavádění licenční výroby nebo jejím provádění do styku s podklady a informacemi o předmětu licence. Stejnou povinnost musí dle ustanovení smlouvy nabyvatel přenést na další organizace, kterým poskytne sublicenci.

Závazek k utajení bývá obvykle oboustranný. Rovněž nabyvatel má zájem, aby informace o jeho organizaci, o úrovni výroby a jeho provozním či jiném know-how souvisejícím s předmětem licence nebyly zveřejněny nebo vyzrazeny konkurenci ani žádným dalším subjektům.

2.6 Odměna za licenci

Obecně představují licenční smlouvy úplatné přivolení k obchodnímu využívání zejména průmyslových práv. Existuje ale řada výjimek. V oblasti průmyslových práv jde především o poskytnutí bezplatných licencí pro účely společného výzkumu, kde jsou licence omezeny právě jen pro účely výzkumu a vývoje. V této oblasti a dále v případě biotechnologických vynálezů, v oblasti telekomunikací a dalších se někdy používají strategie opírající se o křížové licence, tedy vzájemnou výměnu užívacích práv k chráněným řešením. V těchto případech se již ale nejedná o bezplatné licence, neboť jde o vzájemná plnění přesto, že k finančním úhradám nedochází.

Peněžní prostředky, které nabyvatel hradí v souvislosti s licenční smlouvou poskytovateli podle jejího obsahu se v praxi různě nazývají. V této souvislosti se vyskytují pojmy platba, poplatek, cena, úhrada i odměna a s vysokou pravděpodobností i další. V současné době platná právní úprava vychází v případě licenční smlouvy podle občanského zákoníku z pojmu odměna, a proto bude v této souvislosti již dále hovořeno o odměně za licenci.

2.6.1 Výše odměny

Velikost odměny a způsob jejího placení je závislý především na rozsahu poskytovaného oprávnění, výhradnosti či nevýhradnosti takové smlouvy, předpokládaném rozsahu využití, stupni výrobní připravenosti a rozpracovanosti předmětu smlouvy, riziku při zavádění, obecné průmyslověprávní a obchodní situaci v dané oblasti podnikání včetně řady aspektů konkurenční povahy. Nelze zanedbat ani problematiku dalšího potřebného navazujícího vývoje, stupeň zastaralosti předmětu licence a v některých případech i módní aspekty. Do výše odměny se promítne i oblast podnikání, obvykle dosahovaná ziskovost, dosažitelnost srovnatelného řešení na trhu, důležitost smlouvy pro strategické cíle nabyvatele, rizika prodeje z hlediska státního dozoru, rizika způsobená zásahem do životního prostředí a další.

Před stanovením licenční odměny by měl poskytovatel získat od nabyvatele informace o předpokládaném rozsahu využívání předmětu licence či odhadnout výši prodejní ceny budoucí licenční výroby a pravděpodobného zisku.

Konkrétní způsoby, jak stanovit odměnu za licenci se navzájem liší, stejně jako i obecné náhledy či dělení licenčních odměn. Můžeme přistoupit ke stanovení odměn předem, následně a nebo tyto přístupy kombinovat. Výpočet odměny předem do jisté míry připodobňuje licenční smlouvu kupní transakci a nemusí dojít k přímému vztahu mezi odměnou a přínosem u nabyvatele. Odměna stanovená následně má vypovídací schopnost o prospěchu, kterého v souvislosti s licenční smlouvou nabyvatel licence skutečně dosáhl. Vyžaduje zajištění vykazování o rozsahu licenční výroby a ujednání o možných kontrolách výkazů poskytovatelem.

Přichází v úvahu odměna stanovená pevnou částkou nebo jako procentuální část z dosažené skutečné výroby podle licence. Odměna stanovená pevnou částkou je v angličtině označována jako lumpsum payment. Je častějším případem způsobu stanovení odměny u smluv o know-how, než u licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví. Je to zejména proto, že řádným předáním know-how dochází k určitému nerovnovážnému postavení mezi smluvními stranami. Nabyvatel získává veškeré „tajné vědomosti“ a má rázem vše co potřeboval. Pokud nabyvatel bezprostředně nezaplatí či se nezaváže k odměně ve výši stanovené pevnou částkou, během doby se často uchyluje k věcné degradaci takto získaných poznatků a hledání důvodů, aby dále platit za získané poznatky nemusel. Ale ani odměna stanovená pevnou částkou nemusí být hrazena jednorázově, může být rozdělena na jednotlivé částky, často na základě časové posloupnosti postupného předávání důležitých poznatků a skutečností.

Ve všech případech je nutné jednoznačně ve smlouvě stanovit okamžik, kdy má být konkrétní částka uhrazena. Zpravidla se tak sjednává ve vztahu ke konkrétně určené právní události. Může to být stanoveno určitým datem, dosažením jistého cíle, například splněním jistých parametrů či rozsahu výroby podle licence. Určitá částka se může zaplatit po podpisu smlouvy, podstatná část odměny může být splatná po předání veškeré dokumentace a zbytek po úspěšném zavedení výroby u nabyvatele. Pevná částka odměny se taktéž může vztahovat přímo k ročním obdobím platné smlouvy.

Další a nejvíce rozšířenou možností stanovení odměny za licenci je určité procento odvozené z čisté prodejní ceny licenčních produktů. V angličtině je tento způsob stanovení odměny za licenci označován jako royalties.

Jedná se o procentuální podíl z čisté prodejní ceny výroby, která je realizována na základě předané licence. Odborná literatura poskytuje informace o velikosti těchto odměn zejména ve vztahu k licencím k předmětům průmyslového vlastnictví. Dále uvedená rozpětí procentuálních sazeb odměn jsou určitým doporučením, které se opírá o statistická zjištění, o zkoumání odměn placených v dostupných licenčních smlouvách, univerzitní výzkumy a výsledky soudních rozhodnutí, kde v případě porušení práv z průmyslového vlastnictví bylo vycházeno z licenční analogie. Základem relevantních informací o přiměřené sazbě licenčních odměn jsou tedy informace o komparativních tržních poznatcích, které však jsou, zejména v tuzemsku obtížně získatelné.

Rámcově lze uvést, že pro patentem chráněné řešení se sazby licenční odměny pohybují v rozpětí 0,5 - 12 % z čisté prodejní ceny, nejčastěji mezi 2 - 8 %. Vyšší odměna za licenci se vyskytuje zřídka a to například u vysoce účinných léků či některých módních druhů výrobků, kde se předpokládá jen omezená délka tržního uplatnění. Obecně platí, že licenční odměna za průmyslověprávně chráněný statek přesahuje výrazně poplatek za know-how nebo nechráněný nehmotný statek. Odborné publikace vedou k závěru, že odměna za know-how představuje 35 až 70 % odměny za odpovídající patentově chráněný statek, tedy v průměru se jedná asi o polovinu odměny za patentovou licenci.

V případě užitného vzoru, který byl zapsán do rejstříku pouze na základě registrační procedury bychom mohli říci, že obecně se odměna může spíše přibližovat úrovni odměny za průmyslověprávně nechráněné know-how. Pokud jsme schopni snížit rizika spojená s registračním principem zápisu užitného vzoru do rejstříku, například kvalitně provedenou rešerší na novost a určitý stupeň tvůrčí činnosti, potom nic nestojí v cestě, aby odměna za licenci k užitnému vzoru se blížila spíše úrovni odměny za patentově chráněné řešení.

Jiná situace je u průmyslových vzorů a ochranných známek. V případě průmyslových vzorů se právní ochrana týká vnějšího vzhledu výrobku, který sám o sobě může představovat jeho velmi podstatnou část nebo naopak jen zlomek jeho celkové hodnoty. Jiná situace bude u originálního tvaru těžítka, obalu parfému, židle či povedené mechanické hračky a naopak u tvarového řešení sacího bagru, obráběcího stroje či nákladního vagónu, jejichž konkurenceschopnost bude závislá především na technických parametrech. Pomineme-li extrémní výrobky, bude se odměna za licenci u průmyslových vzorů spíše blížit úrovni průmyslověprávně nechráněných předmětů, nebo užitným vzorům.

Přichází zde do popředí úvaha, zda-li čistá prodejní cena se v těchto případech bude určovat na základě celkové čisté prodejní ceny celého výrobku, a nebo pouze částí, které se podílejí na vnějším vzhledu celého výrobku. Je zřejmé, že čistá prodejní cena částí, které participují na vnějším vzhledu výrobku, mohou být jen malým zlomkem celkové ceny výrobku.

V případě ochranných známek se odměna za licenci obecně pohybuje v rozpětí desetin procenta až dvě procenta z čisté prodejní ceny a konečná velikost se určuje podle řady hledisek konkrétního případu. Jde například o délku a teritoriální rozsah průmyslověprávní ochrany, délku a teritoriální rozsah skutečného užívání, oblast podnikání a tedy vliv práv na označení pro konkurenceschopnost uvedených výrobků, hodnotu ochranné známky a povědomí spotřebitelů o goodwillu, který reprezentuje, o způsoby obrany práv plynoucích z ochranné známky, účinnou podporu a symbiózu dalších prostředků práv na označení. Vyšších hodnot lze dosáhnout u ochranných známek s dobrým jménem, známek všeobecně známých, proslulých a podobně označovaných. V takových případech dosahují odměny za licenci kolem 3 procent z čisté prodejní ceny výrobků či výroby. Ještě vyšších odměn se dosahuje výjimečně a potom se předpokládá značný rozsah a délka skutečného užívání, vysoký podíl na trhu, široké tržní uplatnění na několika světadílech či v mnoha zemích po dlouhou dobu.

Ani čistá prodejní cena, jako hlavní parametr pro stanovení výše odměny za licenci není ve všech případech zcela bezpečným parametrem pro tyto účely. Tržní prostředí je často omezeno či deformováno řadou ukazatelů a ekonomických nástrojů, které zásadně ovlivňují hospodářský výsledek výroby. Jedná se zejména o různé slevy a dotace, k jejichž započítání do čisté prodejní ceny pro účely stanovení odměny za licenci zaujímá každá ze stran smlouvy často naprosto rozdílná stanoviska.

Za základ pro odměnu za licenci se uvažuje čistá prodejní cena jinak též tak zvaná netto cena licenčního výrobku, která je účtována odběratelům při expedici z výrobního závodu. Jedná se o fakturovanou cenu bez dopravného, pojištění, daně, provize zástupce, nákladů spojených s montáží a podobně.

Existují i případy, kde odměna za předávané nechráněné statky bude dosahovat nebo dokonce přesahovat doporučení získaná pro výši odměny ve vztahu k patentově chráněným předmětům. Jsou obory, skupiny podnikatelů a průmyslověprávní koncepce, které dávají v určitých případech přednost absolutnímu utajení před formální ochranou, která má časově omezený rozsah a ve všech případech dochází ke zveřejnění podstaty řešení. Jedná se ale o výjimečné situace.

Další možností jak stanovit odměnu za licenci je pevná částka odměny vztahující se k počtu vyrobených kusů nebo jinak vyjádřených hmotných jednotek výroby (například hmotnostních, objemových či plošných).

Licenční odměnu je možné ujednat ve prospěch poskytovatele jako podíl na zisku nabyvatele. Obecně nelze tento postup doporučit. Výpočet zisku přímo vybízí k četným názorovým rozdílům a ty pak mají za následek poruchy ve vztazích přesto, že věcně probíhá výroba s využitím předmětu licence optimálně. Kontrola výše zisku a způsob jeho vyčíslení, zejména u licenčních smluv s mezinárodním prvkem se může stát velmi obtížnou. Nicméně pokud by se tak stalo, považuje se dlouhodobě za přiměřené, aby u patentově chráněných řešení poskytovatel získal asi jednu čtvrtinu až jednu třetinu z dosaženého čistého zisku na základě licenční výroby, zbytek zůstává nabyvateli.

Nejčastějším způsobem sjednání odměny za licenci bude kombinovaný postup, který optimálně vyvažuje hlavní výhody a rizika jednotlivých základních způsobů jejího stanovení. Zpravidla se sjednává v době předání technické dokumentace k licenci pevná částka jako splátka na odměnu za licenci, která má snížit riziko poskytovatele za to, že se vzdal do té doby utajovaných skutečností a poznatků, které mohou být součástí licenční smlouvy a naopak nutí nabyvatele, aby v případě převzetí takových statků zaplatil určitou částku bez vztahu k tomu, zda-li dojde či nikoliv k vlastnímu využití, popřípadě v jakém rozsahu.

V době platnosti licenční smlouvy se zpravidla sjednává odměna jako procentuální část čisté prodejní ceny v rozmezích, jak o nich bylo shora pojednáno. Pro zabezpečení určité úrovně celkových odměn a zainteresovanosti nabyvatele na rychlém a co do rozsahu maximálním zavedení předmětu smlouvy do výroby či jiného užívání se často sjednává tak zvaná minimální odměna.

Součástí pevné části odměny za licenci jsou do jisté míry i náklady, spíše ale jen část nákladů za předchozí vývoj a ověřovací zkoušky u poskytovatele, náklady na průmyslověprávní ochranu, náklady související s uzavřením a s realizací smlouvy, vyhotovením dokumentace a podobně.

Poskytovatel by neměl ve smlouvě připustit předání jakékoliv části technické a jiné dokumentace před obdržením první dohodnuté splátky odměny. V této souvislosti je ale třeba uvést, že dosavadní náklady na výzkum a vývoj předmětu licence nemohou být vedoucí zásadou pro stanovení odměny za licenci a to přesto, že v poslední době zde jistá doporučení v tomto směru prostřednictvím „full cost“ přístupu často zaznívají. Nabyvatel licence se v převážné většině případů bude orientovat zejména podle svých představ o tom, co mu licenční smlouva v budoucnu přinese a jen omezeně jej zajímá, jaké náklady byly na předmět licenční smlouvy vynaloženy.

Standardně se v licenční smlouvě uvádí, že nabyvatel ve sjednaných termínech předkládá písemný odpočet rozsahu výroby podle licence. Předávaná dokumentace musí být přesná, pravdivá, pečlivě vedená, úplná a aktuální. Obvykle jsou tyto dokumenty předkládány v souvislosti s následně splatnými odměnami za licenci.  Obsah těchto výkazů či dokumentů a termíny jejich předkládání je třeba v licenční smlouvě jasně určit.

Součástí smluv se zahraničními partnery je obvykle ustanovení ukládající smluvním stranám hradit ve své zemi veškeré daně, poplatky či jiné srážky související s odměnami podle licenční smlouvy. V zájmu zamezení dvojího zdanění jsou uzavírány mezistátní dohody podle jednotného vzoru OECD, od kterého se jen výjimečně mírně odchylují. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou v plném znění publikovány ve Sbírce zákonů. Praktický návod k uplatnění smlouvy publikuje Ministerstvo financí.

2.6.2 Splatnost odměny a volba měny

Kromě přesného způsobu stanovení výše odměny za licenci je důležité sjednat i její splatnost. Dospělost každé pohledávky umožňuje její úspěšné vymáhání a to včetně sjednaného nebo obvyklého příslušenství, tedy úroků z prodlení. U odměn stanovených pevnou částkou sjednáváme splatnost zpravidla k přesně určenému datu s tím, že se odměna považuje za řádně uhrazenou například předáním k poštovní přepravě nebo odpočtem z účtu plátce.

Další možností je určení splatnosti odměny v rámci doby, jejíž počátek nastává nějakou skutečností nebo splněním nějaké podmínky. Tak například sjednáváme splatnost odměny za předanou dokumentaci do dvou měsíců od jejího řádného a úplného předání.

U ročních, pololetních případně i jinak určených odměn stanovených procentuální sazbou z čisté prodejní ceny výroby se zpravidla určuje jejich splatnost do konce měsíce následujícího po sledovaném ročním nebo jinak určeném období.

Významné změny kurzů jednotlivých měn vedou k tomu, aby i volba měny byla předmětem odpovědné úvahy a případné výrazné pohyby kurzů měn byly přiměřeně eliminovány vyváženou měnovou doložkou.

2.6.3  Odměna za technickou pomoc

Součástí licenční smlouvy je často i technická pomoc poskytovatele ve prospěch nabyvatele licence. Odměna za poskytnutou technickou pomoc má odlišný charakter, než odměna za licenci jako takovou. Půjde-li o krátkodobou a jednorázovou technickou pomoc může být zakalkulována do pevné části odměny s vymezením počtu osob a dní, po kterou bude poskytována. V případě překročení dohodnutého objemu osob a dní hradí nabyvatel technickou pomoc podle skutečného rozsahu. Mimo náhradu cestovného včetně místního, pobytových výloh, diet, lékařského ošetření v zahraničí je nutno sjednat sazbu denních náhrad za nepřítomnost odborníka na pracovišti poskytovatele.

Technická pomoc může spočívat rovněž v zaškolení, případně v konzultacích odborníků v závodě poskytovatele licence. Rovněž při této alternativě je běžné, že nabyvatel hradí veškeré náklady spojené se zaškolením jeho pracovníků včetně lékařského a nemocničního ošetření a pojištění proti úrazu. Mimo tyto náklady platí rovněž denní sazbu odměny za osobu a den školení v závodě poskytovatele licence.

2.6.4 Daňové povinnosti

V rámci licenčních smluv s mezinárodním prvkem se obvykle užívá ustanovení ukládající smluvním stranám hradit ve své zemi veškeré daně, poplatky či jiné srážky související s odměnami dle licenční smlouvy. Poskytovatel licence prosazuje obvykle obdržení plateb na svůj účet netto, což znamená, že nabyvatel licence přebírá za něj ve své zemi povinnosti hradit daně a veškeré poplatky.

Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění licenčních odměn uzavřela Česká republika s řadou zemí mezistátní dohody, které umožňují krátit každou platbu do zahraničí určitým procentem a tomu odpovídající částku poukázat Finančnímu úřadu v místě svého sídla jako úhradu důchodové daně. Vzájemně započitatelný podíl daně představuje většinou 5 nebo 10 procent. Konkrétní postupy jsou zveřejňovány ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí.

 2.7 Právní doložka

V případě licenční smlouvy s mezinárodním prvkem je otázka právní doložky zvláště významná a nelze na ni zapomenout. Ve vztazích s mezinárodním prvkem výrazně vystupuje do popředí autonomie vůle smluvních stran při volbě rozhodného práva, podle kterého bude tento vztah posuzován.

To neznamená, že není možno použít pro tyto vztahy ustanovení českého právního pořádku. Základním předpokladem pro aplikaci našich právních předpisů je, aby existovala dohoda o tom, že se tyto vztahy budou řídit konkrétním právem, v některých případech se může podařit vyjednat i české právo. Tento předpoklad se však často z pochopitelných důvodů nenaplní.

V právní doložce jde o určení orgánu, který bude spor rozhodovat, uplatnitelného hmotného a procesního práva, které by bylo případně užito při řízení o vzniklém sporu. Přichází dále v úvahu dohoda o jazyku sporného řízení a místě, kde bude řízení probíhat.

2.8 Povinnosti  po ukončení smlouvy

Nabyvatel licence má zpravidla po ukončení smlouvy za povinnost vrátit všechny podklady, které v rámci licenční smlouvy získal. Prakticky se tak stává zřídka. Kromě toho je velmi obtížně kontrolovatelné, zda-li i přes vrácení těchto podkladů nebyly pořízeny jejich kopie a do jaké míry jsou či nikoli dále skutečně užívány.

Obecně není vyloučeno, zejména u licenčních smluv s delší dobou účinnosti, že ukončením smlouvy byl poskytovatel dostatečně finančně uspokojen a ponechává nabyvateli předmět smlouvy k dalším užívání, bez povinnosti platit odměnu. Takové ustanovení ve smlouvě je třeba dobře uvážit a případně naprosto jasně formulovat.

Závěrečná ustanovení a doba platnosti licenční smlouvy

V závěrečných ustanoveních smlouvy jsou obvykle uváděna ustanovení o počtu vyhotovení smlouvy, sjednaném jazyku vzájemné korespondence a době její platnosti včetně možností předčasného ukončení. Kromě toho sem lze zařadit i veškerá další ujednání, která zatím nebyla zmíněna, a která považují smluvní strany za účelné vyjádřit výslovně a písemně. Licenční smlouva vstupuje v platnost po právoplatném podpisu smlouvy obou smluvních stran případně po nezbytném úředním povolení, je-li ho v některých státech třeba. V České republice platí pro licenční smlouvy naprosto liberální prostředí, které nevyžaduje žádné schvalovací procedury veřejnoprávních subjektů. To ale neznamená, že takové prostředí je obecně i ve všech ostatních státech.

V případě licenčních smluv, jejichž předmětem jsou technická řešení, se do těchto ustanovení někdy přesouvají i otázky spojené s marketinkem, reklamou a právy na označení, včetně hrazení nákladů za tuto činnost.

Obecně platí, že licenční smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Za této situace je ale důležité sjednat si možnost výpovědi a to včetně výpovědních lhůt.  Praxe ukazuje, že není výhodné ponechávat možnosti ukončení smlouvy na rozhodnutí soudu, neboť to umožňuje užití velkého rozsahu řešení situace a tedy i značnou míru nejistoty, jak bude tato otázka konečně vyřešena. Kromě toho výpověď takové smlouvy může být velmi zásadním zásahem do podnikání obou smluvních stran. Takže je výhodné sjednat přesně uvedenou dobu platnosti a po jejím ukončení, pokud obě strany souhlasí, její účinnost jednoduchým dodatkem k licenční smlouvě prodloužit.

K běžným podmínkám patří uzavření licenční smlouvy na dobu například 5 let od data vstupu smlouvy v platnost s tím, že po uplynutí této doby se smlouva automaticky prodlužuje o další například 2 roky, pokud nebude jednou ze smluvních stran písemně vypovězena ve lhůtě například 3 až 6 měsíců před datem skončení platnosti smlouvy. V zájmu nabyvatele licence může naopak být citovanou podmínkou změnit a dohodnout, že smlouva se uzavírá na dobu 5 let, kdy její platnost skončí, pokud smluvní strany nejdéle 3 měsíce předem nedohodnou prodloužení platnosti smlouvy o další vzájemně odsouhlasené časové období. Prodloužení smlouvy lze uskutečnit i uzavřením dodatku ke smlouvě, zvláště v případech, kdy se bude upravovat a přizpůsobovat novým podmínkám.

Nejsou-li předmětem smlouvy chráněná průmyslová práva, nýbrž pouze know-how, je doba platnosti smlouvy ve většině případů kratší, obvykle v rozmezí 3 až 7 let. Doba platnosti v takovém případě závisí nejen na kvalitě know-how, ale i na jeho utajení a nedostupnosti pro konkurenci.

V závěru této kapitoly je obvykle upraven i stav po skončení platnosti smlouvy, pokud nedošlo k jejímu předčasnému vypovězení. Pokud některé z patentů, které byly součástí předmětu licence, stále ještě platí, je běžné sjednat nižší sazby licenčních odměn v návaznosti na rozsah jejich využívání, případně dohodnout zaplacení jednorázové odměny bez dalšího omezování práva výroby a prodeje nabyvatele licence.

Předčasné rozvázání každého smluvního vztahu může oprávněně nastat pouze z důležitého důvodu. Jde o případy, kdy účastník hrubě porušuje své závazky, které smluvně převzal, a nebo o případy, které neumožňují vzhledem ke skutečnostem, které nastaly po sjednání smlouvy, oprávněně nutit účastníka, aby v takovém vztahu setrval.

K těmto ustanovením také zpravidla patří úprava vztahů pro případ, kdy jedna ze stran se dostane do úpadku, platební neschopnosti, vstoupí do likvidace, dostane se do nucené správy nebo otálí bez vážného důvodu se zahájením výroby. Lze-li uplatnit předčasnou výpověď v případě výslovně uvedených bez poskytnutí lhůty, závisí na uplatnitelném právu a okolnostech případu. S předčasnou výpovědí jsou bezprostředně svázány i nároky na uplatnění náhrad škody. Související otázky, zejména pak vyloučení náhrady škody, by měly být upraveny v licenční smlouvě výslovně.

Výslovně by měly být upraveny pro případ předčasného ukončení licenční smlouvy i otázky vracení odměn, případně části paušálního poplatku za předání podkladů a dokumentace.

V případě hromadné výroby je důležité zabývat se v této části smlouvy i oprávněním, jak dlouho může nabyvatel s předměty vyrobenými podle smlouvy po jejím ukončení obchodovat a případně vyrábět a dodávat na trh náhradní díly.

Obvyklou součástí závěrečných ustanovení je i článek o vyšší moci. Zejména když se rozhodneme uzavřít licenční smlouvu s partnerem se sídlem v oblastech nebo v zemích, kde nelze předem vyloučit nestabilní politický a ekonomický vývoj, pak ustanovení o vyšší moci nelze přehlížet.

K běžným podmínkám v této souvislosti patří ustanovení, že smluvní strany nejsou zodpovědné za splnění závazků podle smlouvy v důsledku války vyhlášené nebo nevyhlášené, požáru, výbuchu nebo v důsledku zákazu dodávek materiálů, zařízení, dokumentace a technologie na základě vládních nařízení, v důsledku stávky přerušující výrobu a dopravu materiálů, surovin a zařízení podle uzavírané smlouvy. Jedná se vesměs o překážky, které jsou nad síly povinné strany, nebylo je možno předvídat, ani se jim účelně vyhnout. Příliš  široké formulace nad uvedený rámec mohou být v praxi nevýhodné.

Závěrečná ustanovení také obvykle ruší veškerá předcházející ujednání mezi stranami smlouvy učiněná před uzavřením licenční smlouvy a uvádějí, že veškeré předchozí závazky jsou bezpředmětné a neplatné. Změny a dodatky k licenční smlouvě se provádějí písemně a vstupují v platnost po podpisu všemi smluvními stranami.

V této části smlouvy se někdy řeší i to, zda práva a povinnosti plynoucí z licenční smlouvy přecházejí buď bez dalšího, případně po předchozím souhlasu smluvního partnera na právní nástupce smluvních stran. V případě, že součástí smlouvy jsou významné přílohy, zejména technická či technologická dokumentace, musí být řádně očíslovány a v této části smlouvy se prohlašují za neoddělitelnou součást licenční smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že jejich konkrétně uvedení zástupci jsou oprávněni a zmocněni podepsat a právoplatně uzavřít licenční smlouvu, přičemž uvádějí pracovníky, kteří jsou oprávněni k podpisu dodatků a přebírání významných dokumentů.

3. Otázky související s licenčními smlouvami

3.1 Dělení licenčních výnosů

Praktické zkušenosti vedou k tomu, že ani úspěšný licenční obchod se nemusí následně obejít bez nepříjemných otázek a komplikovaných vztahů. Jde o to, že příjemcem licenčních odměn   je poskytovatel, ale na úspěšném licenčním obchodě se podílela řada jednotlivců a organizačních útvarů poskytovatele. Všichni po právu očekávají, že jejich přinos bude spravedlivě a přiměřeně oceněn podílem na výnosech.

Klíč k dělení výnosů by měl být stanoven předem, jinak se vystavujeme velmi nepříjemnému vyjednávání o způsobu rozdělení finančních částek pocházejících z licenčních smluv

K eliminaci či omezení těchto zbytečných problémů slouží jasně formulovaný vnitřní předpis poskytovatele, kde je uvedeno, kdo a jakým způsobem se na výnosech z licenční smlouvy bude podílet. Mají to být pouze osoby, které skutečně významnou měrou k licenčnímu obchodu svojí iniciativou a mimořádnými schopnostmi přispěly. Podle dlouhodobých především zahraničních zkušeností se licenční výnosy rozdělují menší mírou ve prospěch samotného poskytovatele, tedy obchodní organizace, výzkumného ústavu či univerzity a podobný rozsah připadá i na osobu, která se starala o licenční vyjednávání, kterým může být buď externí organizace, nebo i vlastní útvar majitele patentu. Jejich podíl může být například 25% a zbytek, tedy v daném případě 50%, se rozdělí mezi kolektiv původců. Většinou jsou tato pravidla dále ještě členěna podle celkové výše absolutní částky z licenčních příjmů. Čím je absolutní částka větší, tím se snižuje podíl připadající na původce a zvyšuje se podíl vlastníka patentu. Někdy je z celkové částky výnosů ještě před rozdělením na uvedené osoby odečteno určité procento ve prospěch „inovačního fondu“, ze kterého jsou financovány náklady na propagaci jednotlivých řešení, která jsou součástí licenčního fondu a případně i práce a služby, které jsou nezbytné pro úspěšnou licenční politiku.

Většině subjektů, které jsou úspěšné v licenčních obchodech, tato jednoduchá pravidla postačují pro bezkonfliktní činnost a spokojenost zainteresovaných osob. Vytvářejí předem jednoduchý veřejný příslib o tom, jak v případě úspěchu bude v budoucnu s výnosy naloženo, a kdo se na nich bude podílet.

Samozřejmě nelze ale říci, že právě takové dělení příjmů z licence je ve všech případech spravedlivé a odpovídající skutečným přínosům pro uzavření licenční smlouvy. Potíž může způsobovat potřeba značného množství kvalifikované koordinační a technické práce, která je v řadě případů nezbytná a na kterou uvedený jednoduchý model nepamatuje. Jde o to, že bez iniciativního přístupu právě k těmto činnostem je úspěšná aktivní licenční politika jen obtížně možná.  Jedná se zejména o pracovníky, kteří se podílejí na licenční dokumentaci, vytváření prototypů a zkoušení předmětu licence včetně potřebné atestace a certifikace, právní poradce a tlumočníky.

3.2 Zápis licenční smlouvy do rejstříku

Pokud tak stanoví zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě licenční smlouvy zápis do rejstříku těchto práv. Na takto formulovanou obecnou právní úpravu zpravidla navazují zvláštní právní předpisy.

V České republice ustanovení § 14 odst. 2 zákona číslo 527/1990 Sb., uvádí, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku. Navazující vyhláška číslo 550/1990 Sb., v této souvislosti uvádí, že žádost o zápis licenční smlouvy do patentového rejstříku se podává písemně u Úřadu, k žádosti se přikládají dvě vyhotovení licenční smlouvy, z níž musí být zřejmé označení vynálezu, k jehož využití se licence poskytuje, nabyvatel práv z licence a rozsah poskytnutých práv. Stejná pravidla platí podle § 21 odst. 2 zákona číslo 478/1992 Sb., i pro zápis licence k užitnému vzoru.

Podobné ustanovení obsahuje i zákon o průmyslových vzorech v § 32 zákona číslo 207/2000 Sb., a zákon o ochranných známkách v § 18 zákona číslo 441/2003 Sb. Konkrétní náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku v případě ochranných známek je uveden v § 8 vyhlášky číslo 97/2004 Sb. V případě ochranných známek se navíc vyžaduje označení výrobků nebo služeb, jichž se licenční smlouva týká, nebo údaj, že se týká všech zapsaných výrobků a služeb. Vyhláška vyžaduje k žádosti o zápis licenční smlouvy i samotnou licenční smlouvu nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence.

Za přijetí žádosti o zápis licence do rejstříku se platí správní poplatek podle sazebníku správních poplatků, který je splatný při podání žádosti. Poplatek se ale neplatí za přijetí žádosti o zápis dodatku licenční smlouvy ani za žádost o výmaz údaje o licenci z rejstříku.

Řízení o zápisu licence do rejstříku někdy vykazuje formální či věcné obtíže, které souvisejí s rámcovou úpravou celé této problematiky. Otázky vznikají v souvislosti s vyžadováním příloh licenční smlouvy k přijetí žádosti o její zápis a s překladem do českého jazyka. Úřad vyžaduje přílohy zpravidla pouze tehdy, když ze samotné licenční smlouvy nejsou patrny údaje a informace, které se zapisují do rejstříku. Jedná se o jednoznačné určení poskytovatele a nabyvatele licenční smlouvy, označení předmětu smlouvy a rozsahu poskytnutých práv. Rozsahem poskytnutých práv se rozumí, zda-li se jedná o smlouvu výhradní či nevýhradní.

Licenční smlouva se nezapíše do rejstříku, pokud poskytovatelem bude osoba odlišná od vlastníka předmětného práva. Stejně se licence nezapíše do rejstříku, pokud se o ni žádá ve vztahu k zaniklému právu.

Úřad odmítá zapsat licenční smlouvu k pouhé přihlášce s tím, že v době podání žádosti nelze předvídat osud předmětné přihlášky a předmětem zápisu se může stát pouze předmět průmyslového vlastnictví, který zde v době přihlášky schází. Jakákoli licenční smlouva k užití nehmotného statku, jenž není duševním vlastnictvím, by svým obsahem, popřípadě účelem, odporovala občanskému zákoníku, a to i ve smyslu jeho obcházení, neboť o tom, zda je určitý předmět objektivně duševním vlastnictvím nelze rozhodnout žádnou smlouvou[5].

Je samozřejmé, že v případě již existujícího zápisu výhradní licenční smlouvy nelze registrovat žádnou další licenční smlouvu. To způsobuje některé obtíže při zápisech licenčních smluv, kde se nabyvatelem výhradních smluv pro rozsáhlá území stávají subjekty, které licenční politiku spíše jen koordinují a jejichž úkolem je dále v jednotlivých zemích nalézt skutečné obchodní partnery pro praktické využití chráněných poznatků.

Zápis ukončení platnosti a změny licenční smlouvy z výlučné na nevýlučnou nelze provést pouze na základě projevu jedné strany licence. Úřad zapisuje do rejstříku i sublicence, pokud takové právo bude výslovně obsaženo v licenční smlouvě. I za přijetí takové žádosti se vybírá správní poplatek.

O všech skutečnostech, které souvisejí s licenční smlouvou a jsou zapisovány do rejstříku, je veřejnost řádně informována prostřednictví Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, kde se publikuje číslo patentu či vzoru, název majitele a nabyvatele licence, druh licence (zda-li je výhradní nebo nevýhradní), datum uzavření smlouvy a datum zápisu licence do rejstříku.

V případě, že předmětem licenční smlouvy je více než jeden předmět práv průmyslového vlastnictví, což je situace obvyklá, vybírá Úřad správní poplatek za každé přijetí žádosti o zápis jednotlivého práva do rejstříku.

Zápis licence se může provádět i do evropského patentového rejstříku a to na žádost kteréhokoli z účastníků po předložení písemných důkazů o převodu. Článek 73 Úmluvy o udělování evropských patentů uvádí, že evropská patentová přihláška může být celá nebo zčásti předmětem licencí na území určených členských států. Do evropského patentového rejstříku lze zapsat jak licenční smlouvu, tak i převod licence. Podle pravidla 24 prováděcího předpisu k EPC se do rejstříku zapisuje licence výlučná, pokud o to požádají oba účastníci licenční smlouvy nebo sublicence, je-li poskytnuta majitelem licence, jehož licence je zapsána v rejstříku evropských patentů. Pokud jde o zápis výlučné licence k již udělenému evropskému patentu, pak podle rozhodnutí právního stížnostního senátu v J 17/91 (OJ 1994,225) a J 19/91 již takový zápis po udělení patentu není možný, protože EPÚ se vzdal jurisdikce ve prospěch smluvních států, určených v žádosti o udělení.[6]

V případě unijních průmyslových vzorů Nařízení Rady (ES) číslo 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství uvádí, že poskytnutí nebo převod licence k zapsanému vzoru se na žádost jedné strany zapíše do rejstříku a zveřejní. Prováděcí předpis následně upřesňuje, že do rejstříku se zapisuje licence jako výlučná, požádá-li o to majitel vzoru nebo nabyvatel licence. Do rejstříku se zapisují i sublicence, jsou-li poskytnuty nabyvatelem licence, jehož licence je zapsána v rejstříku. Je-li licence poskytnuta pouze pro část území Evropské unie, zapíše se do rejstříku jako územně omezená. Pokud je poskytnuta jen na omezenou dobu zapíše se do rejstříku jako licence dočasná.

Navazující článek 26 prováděcího předpisu řeší otázky spojené s výmazem nebo změnou zápisu licencí. Žádost musí obsahovat číslo zápisu průmyslového vzoru a údaje o právu, jehož zápis má být vymazán. Žádost se považuje za podanou až po uhrazení příslušného poplatku. Musí být doložena dokumenty prokazujícími, že zapsané právo již neexistuje, nebo prohlášením nabyvatele licence, že souhlasí s výmazem zápisu.

4. Smlouva o převodu práv k nehmotným statkům

Převod práv k předmětům průmyslového vlastnictví je jednou z možností transferu práv a poznatků tohoto druhu. Jde o obvyklé transakce především v případě technických řešení, ať již průmyslověprávně chráněných či know-how. Jde o smlouvu, jejíž právní povaha není dosud zcela vyjasněna. Teorie ji připodobňuje ke kupní smlouvě, ale někdy také ke smlouvě o postoupení práv. Důvodem je zejména vlastní nehmotný předmět tohoto vztahu, který vykazuje odlišné znaky od předmětů hmotné povahy. Uvedené skutečnosti zvláště vystupují do popředí v případě autorských práv, kde jejich osobnostní složka je výrazná a nemůže být předmětem převodu. Takže z teoretického hlediska nezbývá nic jiného, než přiklonit se k tomu, že jde o smlouvu zvláštní, která od všech ostatních typů smluv vykazuje dostatečně zřetelná specifika.

Existence samotného práva převodu je zakotvena i v TRIPS, kde se v článku 28 odst. 2 uvádí, že majitelé patentu budou mít rovněž právo postoupit nebo převést sukcesí patent a uzavírat licenční smlouvy. Komplikovaná formulace tohoto práva v mezinárodní smlouvě navazuje na teoretické problémy, jak byly shora naznačeny.

Platné české právní předpisy k problematice převodů nehmotných statků se soustřeďují pouze na stručné prohlášení o tom, že patent a stejně tak i užitný a průmyslový vzor se převádějí písemnou smlouvou. Jak již bylo uvedeno, k převodu průmyslových práv k vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům je nutný souhlas všech vlastníků. Spoluvlastník je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spoluvlastníků a na třetí osobu jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu.

Při převodu průmyslových práv dochází ke změně vlastníka předmětného práva ve prospěch třetí osoby. Obsah smlouvy se bude řídit občanským zákoníkem. Uvedená smlouva není zvláště upravena žádným platným právním předpisem a budou na ni dopadat obecná pravidla platných právních předpisů. Výslovně je třeba řešit veškeré důležité náležitosti. Jde především o správné, přesné a úplné označení stran podle odpovídajícího záznamu v příslušném registru či rejstříku, a stejně tak i o správné a úplné údaje o převáděném právu.

Převod práv je zpravidla úplatný. Odměna a veškeré další podmínky převodu je třeba ve smlouvě přesně a jasně uvést. Lze při tom přiměřeně vycházet ze zásad, které jsou podrobněji uvedeny v pasážích o licenční smlouvě.

Článek 71 a následující EPC upravují problematiku převodu evropské patentové přihlášky, která může být převedena nebo založit práva pro jeden nebo několik určených smluvních států. I v tomto případě se převod provádí písemně a vyžaduje podpisy smluvních stran. V této souvislosti je řešena i otázka použitelného práva pro smlouvy o převodu evropské patentové přihlášky. V každém určeném smluvním státě a s účinky pro tento stát se řídí právem, které v tomto státě platí pro národní patentové přihlášky. Převod lze do Evropského patentového rejstříku zaznamenat i poté, co je přihláška považována za odvolanou, pokud existuje stále ještě možnost jejího navrácení do původního stavu a právní nástupce podnikne, současně s podáním žádosti o zápis převodu, procesní kroky k obnově přihlášky (J 10/93, OJ 1997, 91).[7]

Žádost o zápis změny přihlašovatele podrobně řeší ustanovení pravidla 16 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentovém právu.[8] Uvádí údaje, které má žádost obsahovat a dále i podrobnosti, které se týkají dokumentace důvodu změny přihlašovatele nebo majitele. Rozděluje důvody změny přihlašovatele na smluvní, z důvodu reorganizace nebo rozdělení právní osoby a na jiné důvody uvedené změny. Je důležité, že žádná ze smluvních stran nemůže požadovat splnění jiného formálního požadavku, než je uvedeno v ustanoveních pravidla 16.

Zásady pro převod zapsaného unijního průmyslového vzoru uvádí článek 28 Nařízení Komise (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství. Převod se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní. Dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva plynoucí ze zápisu unijního průmyslového vzoru.

Převod unijních průmyslových vzorů je podrobněji upraven v článku 23 Nařízení Komise (ES) číslo 2245/2002, kterým se provádí Nařízení Komise (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství. Uvádí se zde, že žádost o zápis převodu průmyslového vzoru musí obsahovat číslo zápisu průmyslového vzoru, údaje o novém majiteli, tedy jméno, adresu a státní příslušnost a stát, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen. Výslovně se požaduje, aby jména fyzických osob byla uváděna v pořadí příjmení a jméno a  názvy subjektů se uvádějí v jejich úředním znění. V případě, že se převod netýká všech průmyslových vzorů pokrytých hromadným zápisem, musí být uvedeny údaje o těch průmyslových vzorech, kterých se převod týká. Žádost také musí obsahovat doklady, které řádně zakládají převod.

Poněkud podrobnější je právní úprava v případě ochranných známek. Platný právní předpis, tedy zákon číslo 441/2003 Sb., v této souvislosti uvádí, že ochranná známka může být převedena i nezávisle na převodu podniku. Může k tomu dojít pro všechny výrobky a služby pro které je zapsána, a nebo jen pro některé z nich. Převod se uskutečňuje písemnou smlouvou.

Kromě převodu uvedený právní předpis zmiňuje i přechod ochranné známky, kterým je obecně řečeno změna vlastníka ochranné známky z rozhodnutí příslušného orgánu. Může se tak stát například při dědění nebo v rámci privatizace na základě rozhodnutí příslušného ústředního orgánu státní správy. Prováděcí vyhláška číslo 97/2004 Sb., stanoví, že žádost o zápis změny vlastníka ochranné známky do rejstříku musí obsahovat údaje o ochranné známce, údaje o totožnosti nabyvatele ochranné známky, údaj o tom, zda-li se převádí ochranná známka pro všechny výrobky a služby, nebo jen pro některé z nich a nakonec podpis žadatele, kterým může být kterákoli ze stran smlouvy.

Podobná ustanovení uvádí i článek 22 Nařízení Rady (ES) číslo 40/1994, které se týká unijních ochranných známek.

Ve všech případech je třeba pamatovat na to, že pokud jde o převod práva, jehož ochrana je zajištěna ve více zemích, musí být ve všech těchto zemích převod realizován jednotlivě a to podle místní právní úpravy, včetně předpisů o zápisu této skutečnosti do příslušného rejstříku.

5. Spin-off

Tento dnes velmi moderní pojem není žádnou všemocnou a nově vytvořenou cestou pro zavádění nových poznatků do praxe. O tom svědčí například již prvorepubliková publikace,[9] kde se mimo jiné uvádí, že nedostatek vlastních prostředků, potřebných k zavedení praktického provádění a zužitkování vlastních vynálezů nutí mnohé vynálezce a majitele patentů, aby vešli ve společenství s finančně silnými jedinci nebo skupinou takových jedinců. Tím vznikají společnosti k využití určitých nových vynálezů a patentů. Dále se zde připomíná, že je důležitou otázkou, která musí býti při uzavírání společenství nebo ustavování společností pro zužitkování určitého vynálezu či patentu vždy řešena, řádné a závazné rozdělení činnosti zúčastněných jedinců. U kapitalisty se předpokládá jistý přehled v obchodních a organizačních záležitostech, nelze však vždy s určitostí čekati, že se osvědčí i jako výborný organizátor zaváděné výroby nějaké novinky. Od skutečně schopného a spolehlivého organizátora se totiž vyžaduje, aby byl současně dobrým obchodníkem i bystrým technikem. Vedle potřebného, zajištěného obchodního spojení vyžaduje se od řádného organizátora nejen náležitý přehled ve všech možnostech využití všech práv z uděleného patentu plynoucích, nýbrž i v prostředcích k udržení, po případě zvyšování odbytu vyráběného zboží.

Dnes o těchto společnostech nejčastěji hovoříme v souvislosti se založením nové právnické osoby, která je určena ke komercializaci nového poznatku a to především v oblasti výzkumné organizace nebo univerzitního prostředí. Tím dochází k předání komerčních aktivit z výzkumné organizace do běžného podnikatelského prostředí, což umožňuje jiné odměňování úspěšných osob a oddělení veškerých rizik mimo výzkumnou organizaci. Nová společnost se zpravidla opírá o nové technické řešení, které je předmětem patentů či užitných vzorů, které jsou převáděny na nově vznikající společnost.

Nová společnost může být založena pouze s účastí jedné nebo několika výzkumných organizací nebo s jistou účastí soukromého partnera. Je zřejmé, že účast finančně silného soukromého partnera zajistí, zejména na počátku života pro společnost velice ceněné finanční prostředky, ale současně se rozmělňuje kontrola nad činností této společnosti.

Založení nové společnosti vyžaduje vyřešit velké množství formalit a věcných otázek. Pro novou společnost musí být řádně schválen podnikatelský plán a to všemi budoucími účastníky na společnosti a to podle platných přepisů. Na straně akademické se jedná o projednání v akademickém senátu, správní a dozorčí radě a na straně podnikatelského subjektu jde zpravidla o schválení valnou hromadou a dozorčí radou.

Mimořádně strategicky důležitou součástí příprav vzniku nové společnosti je zajištění personálního obsazení vedoucích funkcí ve společnosti. Je jasné, že vynikající vynálezce ještě nemusí být dobrým ekonomickým ředitelem, přičemž volných vynikajících jedinců zpravidla není na trhu práce velké množství.

Ve většině případů zakládání právnických osob tohoto typu je podstatnou částí vkladu vklad nepeněžité povahy. Může se jednat o nemovitosti a často jde i o nehmotné statky, kromě patentů a užitných vzorů to mohou být i ochranné známky, průmyslové vzory a know-how. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem společnosti do obchodního rejstříku a jeho hodnota musí být uvedena ve společenské smlouvě na základě znaleckého posudku. Znalce na návrh zakladatele jmenuje soud, který společnost zapisuje do obchodního rejstříku. V případě nehmotného majetku je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy, kterou uzavírá správce vkladu. Je nutno si uvědomit, že tyto úkony vedou k převodu těchto práv na novou společnost a tím veškerá majetková práva k těmto statkům původních vlastníků končí. Nová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Podrobná metodika zakládání společností tohoto typu včetně rizik, které je třeba eliminovat přináší například výstup projektu EF-TRANS.[10] Jedním z uvedených rizikových faktorů je problematika veřejné podpory. Rizikovost této problematiky vyplývá ze skutečnosti, že na rozhraní založené právnické osoby (spin-off společnosti) dochází k interakci mezi prostředím výzkumné organizace, která je v převážné míře financována mimo režim veřejné podpory a převážně se věnuje neekonomickým aktivitám, a standardním podnikatelským prostředím inovativních podniků a podniků nabízejících výrobky a služby. Vytvoření konkurence s těmito subjekty dokonce bude často jedním z hlavních důvodů pro založení spin-off společnost.

Pokusme se o porovnání a stručný komentář, který by naznačil, jaké výhody či nevýhody přináší spin-off v porovnání s klasickým prostředkem transferu technologií, kterým je licenční smlouva.

V případě licenční smlouvy původní vlastník nehmotného majetku pouze povoluje jeho užívání a na majetkových poměrech ve vztahu k nehmotnému majetku se nic nemění. Není třeba zakládat žádnou novou společnost a hledat obsazení důležitých funkcí ve vedení společnosti a případně ji následně likvidovat. Není třeba řešit otázky organizace a financování nové výroby. Rizika neúspěchu optimálního zavedení nové technologie u nabyvatele jsou v případě licenční smlouvy relativně malá. V případě úspěchu licenční výroby získá vlastník nehmotného majetku licenční odměnu poměrně brzy. Naopak v případě úspěšného zavedení spin-off jsou přínosy značné a tomu odpovídá i celkový finanční užitek pro zúčastněné, který se ale zpravidla dostavuje až po určité době.

Kontrolní otázky

Otestujte si znalosti z kurzu Transfer technologií a licence

Zahájit test